Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual

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Aspecto Penal: Perspectivas del Abogado y del Ministerio Público.

Editado por Zaida Lugo Lovatón

Perspectiva del Abogado

Luisa Nuño

El Derecho de la Propiedad Intelectual se ha visto impactado en los últimos años, tanto con la instauración del nuevo Código Procesal Penal (CPP) como con la entrada en vigencia de la Ley No. 424-06 sobre Implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA). 

El Código Procesal Penal estableció una clasificación de la acción penal en tres tipos: la acción penal pública, la acción penal pública a instancia privada y la acción penal privada.

Conforme el texto de dicho Código, la violación de la Propiedad Industrial pasó a ser un delito perseguible mediante la acción penal privada. Cabe resaltar que la violación al Derecho de Autor, en tanto que no es parte de la Propiedad Industrial, se mantuvo como delito perseguible mediante acción penal pública.

Posteriormente, el CPP fue modificado por la Ley 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA para permitir que los delitos de Propiedad Industrial relativos a derechos de marcas pudieren ser perseguidos tanto mediante el ejercicio de la acción penal privada como mediante el ejercicio de la acción penal pública, a opción de la víctima. En este sentido, el artículo 34 de la Ley 424 modificó el ordinal 3 del artículo 32 del CPP de la forma siguiente: “Violación de la propiedad industrial, con excepción de lo relativo a las violaciones al derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción pública".

La modificación legislativa permite que el Ministerio Público actúe al margen de cualquier denuncia o querella, contra aquellos que estén violentando un derecho marcario. Ahora bien, también nos plantea la cuestión de si conviene más al titular del derecho requerir la participación del Ministerio Público mediante la presentación de una denuncia o querella o simplemente presentar acusación conforme el procedimiento de acción penal privada.

Partiendo del hecho de que los representantes del Ministerio Público reciben formación constante, lo cual incluye especialización y capacitación en asuntos de Propiedad Industrial, particularmente me inclino por la acción penal pública para perseguir derechos de marca. Si bien es cierto que el proceso de acción penal privada podría resultar más expedito, no es menos cierto que el mismo adolece de muchos vacíos al no contar con el referente de la fase preparatoria.

En el curso del proceso, y en virtud de lo dispuesto por las leyes 20-00 y 65-00 sobre Propiedad Industrial y Derecho de Autor, respectivamente, el titular del derecho puede solicitar al tribunal medidas conservatorias inmediatas con el objeto de asegurar la efectividad de la acción. Estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciarse la acción, conjuntamente con ella, o con posterioridad a su inicio. Las mismas van desde la cesación inmediata de los actos infractores hasta el embargo preventivo de las mercancías y los medios destinados a la realización de la infracción. La solicitud se formula mediante instancia motivada depositada por ante el tribunal correspondiente, el cual resuelve la petición mediante auto administrativo. En cualquier caso, el solicitante debe proveer al tribunal pruebas de que se está violentando su derecho y prestar la fianza que tenga a bien fijar el tribunal para garantizar los daños y perjuicios sufridos por el demandado en caso de que la acción no prospere.

A fin de asegurar el elemento sorpresa y aumentar las posibilidades de éxito en la ejecución de dichas medidas conservatorias, resulta preferible solicitar las medidas antes de iniciar las acciones. En este caso la acción debe ser iniciada dentro de los diez días siguientes a la obtención del auto, cuando se trata de Propiedad Industrial, o dentro de los treinta días siguientes a la ejecución de la medida, cuando se trata de Derecho de Autor.

En vista de que el plazo para la ejecución de las medidas cautelares es sumamente breve, debe ponerse especial atención a la logística que permita implementar las medidas dentro de los plazos establecidos. De forma particular resulta conveniente verificar que la fecha del auto se corresponde con la fecha en que el mismo es librado al interesado, o de lo contrario lograr que la secretaria del tribunal indique en la coletilla de certificación la fecha en que efectivamente se libra el auto al usuario.

En el marco del proceso penal, para asegurar éxito en la ejecución de la medida conviene además solicitar al juez que autorice al Ministerio Público para que proceda a incautar copia de facturas, libros contables y cualquier otro documento que permita establecer la prueba del delito, cuantificar los daños e identificar las personas físicas que han participado directamente en la comisión de la infracción, lo cual a menudo se torna difícil cuando se trata de personas morales pese a que la ley extiende las sanciones a las personas físicas que hayan participado o hayan permitido la violación de los derechos de Propiedad Industrial. En adición, conviene solicitar autorización del juez para que el Ministerio Público pueda penetrar al establecimiento en cuestión, no obstante la resistencia que pudiere oponer el imputado, pues aunque frecuentemente se habla de locales de comercio abiertos al público en general resulta que normalmente la mayor parte de la mercancía falsificada se encuentra almacenada en áreas de acceso restringido.

Por tratarse de medidas provisionales, somos de opinión que la parte contra quien se ha dispuesto la medida puede impugnar la decisión y solicitar la revisión del caso. Sobre este particular cabe destacar que la propia ley prevé la posibilidad de que el afectado ofrezca la prestación de fianza a fin de continuar con los actos alegados como infracción, de donde se evidencia que el afectado puede solicitar la revocación de la medida. Ahora bien, al momento de decidir una solicitud de revocación los tribunales deben evaluar el eventual daño que pudiere recibir quien solicita la revocación de la medida contra el daño que recibiría el titular del derecho en términos económicos y de afectación de la marca o prestigio del autor.

En el caso particular de las patentes de invención, de conformidad con el artículo 166 numeral 2 de la Ley 20-00 (modificada por la Ley 424-06), la violación de patentes ya no constituye una infracción penal. En tal sentido, el titular sólo puede pedir la indemnización civil en daños y perjuicios. No obstante lo anterior, el titular de una patente puede pedir autorización para trabar las medidas conservatorias establecidas en el artículo 174 de la Ley 20-00. El numeral 5 del referido texto no nos deja duda alguna al respecto, al establecer que en los procedimientos de medidas cautelares relativos a patentes debe existir una presunción refutable de que la patente es válida.

En cuanto a las medidas en frontera, la redacción de la ley parece estar orientada a la protección de derechos de marca, no obstante algunos sostienen que por aplicación de los tratados internacionales sobre protección a la Propiedad Industrial,  las medidas en frontera son igualmente aplicables en caso de violación de patentes de invención. Para sustentar la posición contraria se hace acopio del principio de interpretación restrictiva de las leyes penales.

Lo cierto es que el tema de las medidas en frontera, y de las medidas conservatorias en general, es actualmente sujeto de debate entre los abogados vinculados a los asuntos de Propiedad Industrial, quienes con actitud perseverante van dando pasos de avance y formando el criterio de los jueces respecto de estos temas. No obstante, para la efectiva protección de los derechos de Propiedad Industrial en la República Dominicana, se requiere aún de algunas reformas legislativas y sobre todo de mucha difusión de la legislación ya vigente.

Perspectiva del Ministerio Público

Juan Luis Villanueva Beato

El artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) define las medidas cautelares como aquellas que procuran  “…evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;…”,  y “…preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.”

De la definición precedente podemos desprender algunas de las características de estas previsiones cautelares que principalmente deberá observar el ministerio público con miras a una efectiva aplicación de las mismas:

a) Previenen las infracciones a derechos intelectuales;

b) Previenen el ingreso de mercancías infractoras en el comercio;

c) Permiten conseguir pruebas útiles;

d) Se otorgan sin oír a la otra parte;

e) Son el eje principal de la propiedad intelectual;

f) Están sujetas a garantías constitucionales.

En lo sucesivo veremos sucintamente cómo visualiza el ministerio público la aplicación de medidas provisionales, atendiendo a cada uno de esos caracteres.

PREVENCIÓN DE INFRACCIONES A DERECHOS INTELECTUALES

Independientemente de la naturaleza de las infracciones a derechos intelectuales, es la función de los agentes del orden evitar la ocurrencia de tales ilícitos. Ante la inminencia de estas violaciones el ministerio público, conjuntamente con la policía, deben disponer de todas las previsiones para que las mismas no se materialicen.

Se exige que mínimamente en casos de violaciones flagrantes, se proceda a la detención de los responsables, al secuestro de los objetos relacionados con la infracción, así como a la descripción de las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En este orden, el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal señala: “La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del ministerio público, debe investigar los hechos punibles de acción pública, impedir que se lleven a cabo, completen o extiendan en sus efectos…”

Se conoce de casos en que por ausencia de la intervención preventiva, titulares de derechos han ejercido la tutela de éstos por sus propias manos, lo que ha producido efectos ulteriores indeseados. Así, pues, el fiscal como director de la investigación, juega un rol vital en la prevención de este tipo de infracciones ya que coordinando esfuerzos con la policía, los titulares de derechos y otras agencias pueden identificar puntos críticos donde deben realizarse esfuerzos preventivos, sin necesidad de que las víctimas intervengan con manos propias en la represión de las violaciones a sus derechos.

PREVENCIÓN INGRESO MERCANCÍAS INFRACTORAS AL COMERCIO

Puede tratarse de mercancías almacenadas en el territorio o de mercancías a ingresar por fronteras.

En las mercancías almacenadas en territorio, el fiscal juega un rol protagónico, pues él dirige la investigación orientada a descubrir los depósitos y posterior secuestro de tales mercancías; si los bienes infractores son detenidos en frontera, aun cuando el rol principal lo juega Aduanas, el fiscal interviene decisivamente al recibir la demanda (querella) a la que se refieren las leyes 20-00 y 65-00, en sus capítulos de medidas en frontera.

En uno y otro caso, el rol del fiscal se redimensiona en el Código de Procedimiento Penal, el cual en su artículo 189 pone a cargo de este funcionario la custodia y conservación de las mercancías y artículos infractores.

OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Básicamente la obtención de pruebas como finalidad de las medidas cautelares se vincula con la realización de las diligencias investigativas a las que se refiere el Código de Procedimiento Penal, así que dando un vistazo por algunas de estas diligencias encontramos la relación de las cauciones con la actividad probatoria.

Primeramente encontramos el allanamiento o registro de lugares. Esta es la principal diligencia investigativa para casos de propiedad intelectual. Esta actuación es la que permite aplicar la medida cautelar del secuestro de mercancías, el impedimento de comunicación pública (mediante el secuestro de los equipos de comunicación y altoparlantes), la cesación del uso de una marca en el interior de locales, etc. Esta diligencia se realiza en virtud de orden judicial (artículo 180 CPP), salvo flagrante delito (artículo 181 CPP) o excepcionalmente en locales públicos o comerciales (artículo 184 CPP), donde no se necesita autorización judicial.

La inspección de lugares (artículo 173 CPP), permite tanto al fiscal como a la policía, al tiempo que revisan el lugar donde se ha cometido una infracción de propiedad intelectual, recoger y secuestrar las mercancías ilícitas cuyas muestras servirán de evidencia al momento de sostener la imputación. Es muy común que las referidas infracciones tengan lugar en calles y avenidas, por lo que en esos casos esta diligencia resulta la más adecuada.

En algunos casos concomitantemente con la aplicación de medidas cautelares, es viable realzar cacheos y registros de vehículos donde se encuentran pruebas útiles y efectos relacionados con la infracción.

EX AUDITA ALTERA PARTE

El fiscal, al decidir la ejecución de estas medidas, tanto en casos de acción pública como cuando le es ordenado por auxilio judicial previo, debe proceder sin dar parte al infractor; es decir, sin escucharle, puesto que de otra manera la actuación perdería toda efectividad.

EJE PRINCIPAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

De no existir las medidas cautelares, no tendría razón de existir un sistema de observancia a los derechos intelectuales. Sólo se logra un efectivo sistema de protección si logramos que los titulares de derechos puedan obtener remedios inmediatos que detengan los impactos negativos de las violaciones a estos derechos.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La aplicación de medidas cautelares está sujeta al respeto cabal de las garantías constitucionales. En este sentido, las garantías constitucionales no son contrarias a la aplicación de medidas cautelares in audita altera parte.

Las garantías se refieren a que las cauciones sean aplicadas con la debida autorización de la autoridad judicial competente, salvo situaciones especiales en que la policía y el ministerio público deben preservar el orden público.

 
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