MARCAS NOTORIAS O FAMOSAS EN LAS DECISIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)

Por Valeria Pérez Modena

Nuestra Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial  contempla entre sus disposiciones la categoría de marcas notorias y famosas. Su artículo 70 dispone que un “signo notoriamente conocido” es aquel “conocido por el sector pertinente del público o de los circuitos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Para comprender el alcance de los conceptos “marca notoria” y “marca famosa” se precisa evaluar el grado de conocimiento que de la marca objeto de estudio se tiene. En términos sencillos, la primera es aquella cuyo nivel de conocimiento se circunscribe al conjunto de consumidores del bien o servicio que se distingue con la marca en cuestión, mientras que la segunda es aquella que resulta ser notoria, pero cuya notoriedad se extiende más allá del mercado particular donde el producto o servicio se comercializa, siendo reconocida por un margen de personas y círculos comerciales más extenso, aún éstos no sean consumidores o usuarios reales de dicho producto o servicio. 

Conforme doctrinas difundidas y debatidas a nivel internacional, amparadas, entre otras, en las disposiciones contenidas en el artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial1, complementadas por el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)2, e incluso por el artículo 15.2 (5) del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA)3, es aceptado que la protección de este tipo de marcas pudiese constituir una excepción al principio de especialidad4 y/o al de territorialidad5 que imperan en el Derecho Marcario. Incluso, algunos sostienen que estos signos conllevan una protección “extra- registral” , esto es, una protección especial derivada del conocimiento que en un país o en un mercado determinado se tenga de la marca6 y que podría ser considerada como una consecuencia lógica de la inversión cuantiosa y planificada que para el desarrollo y publicidad de la marca en cuestión se ha realizado.

Dada la importancia de estas marcas que han logrado ser catalogadas como notorias o famosas y el tratamiento especial que las mismas reciben, a continuación presentaremos un breve sumario de algunas decisiones emanadas de nuestra Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) ante conflictos que involucraban la categoría de marcas objeto de estudio, a fin de contar con algunas pinceladas que nos permitan entender su criterio en la materia y nos sirva de referencia para casos futuros.

I. DECISIONES EMANADAS DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA ONAPI7

1.1 Excepción al principio de especialidad. Protección especial.

Presidente vs. Agua Presidente8

(…) CONSIDERANDO: Que las marcas notorias están protegidas del fenómeno de la dilución en virtud de su poder de venta, su magnetismo comercial y su valor de promoción. Esta protección sirve para preservar la distintividad de una marca en relación a otra marca, similar o aún distinta, pero que pretende obtener protección mediante la confusión o asociación con la marca notoria, ya sea en el sector pertinente del mercado o aún en un sector que no guarda relación con los productos amparados por la marca notoria, pero que debido al reconocimiento de dicha marca no puede desconocer su existencia e incluso la llega a identificar sin siquiera haberla consumido. (…)

Scotiabank vs. Scotia Corredores de Seguros9

(…) CONSIDERANDO: Que el artículo 6bis, numeral 1), de la Convención de París para la Propiedad Industrial contempla una protección especial a las marcas notorias…

CONSIDERANDO: Que el acuerdo sobre los ADPIC contiene algunas disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas que complementan la protección prevista en el artículo 6bis del Convenio de París, de acuerdo a las cuales se obliga a los miembros a denegar o anular el registro y a prohibir el uso de una marca que esté en pugna con una marca notoriamente conocida; se exige que se tenga en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público obtenida no solamente como consecuencia de su uso, sino también por otros medios, incluida su promoción. Por otra parte, la protección de las marcas notoriamente conocidas debe abarcar a los bienes y servicios que no sean similares a aquellos para los cuales haya sido registrada la marca, a condición de que su uso indique una conexión entre esos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular. (párrafos 2 y 3 del artículo 16). (…)

1.2 Antigüedad de la marca

Leche Campesina vs. Milex Mixta11

(…) CONSIDERANDO: Que tal como lo ha manifestado la jurisprudencia francesa en diversas ocasiones “Que en los casos donde la ancianidad y notoriedad de la marca son evidentes, el derecho a la protección debe ser particularmente entendido y la noción de similitud ampliada” (Ver Cf. París, 12 Juill. 1955, Ann. 1956). En el caso que nos compete se trata de una marca cuya notoriedad y antigüedad son incuestionables. Por lo tanto, el derecho adquirido que aún mantiene no debe ser violentado. (…)

II. DECISIONES EMANADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ONAPI

2.1 No obstáculo para nuevas marcas

Coca-Cola vs. Latin-Cola12

(…) CONSIDERANDO: Que en el caso actual, es un hecho cierto que no ha sido objetado ni desvirtuado dentro del proceso, la notoriedad de que goza la marca recurrente, no obstante, el carácter tuitivo del marco normativo y regulatorio a favor de las marcas notorias tiene la finalidad de asegurar la protección de sus derechos, más no de obstaculizar el surgimiento de nuevas marcas en el mercado…

CONSIDERANDO: …queda descartado el alegato de la parte recurrente de que en el presente caso existiría riesgo de dilución de su marca, ya que tal y como ha sido previamente indicado, el sufijo en común de las marcas envueltas, constituye un término de uso común para el tipo de producto de de que se trata…(…)

2.2 Conservación de la marca notoria

Jet Ski13

(…) CONSIDERANDO: Que al decir de la doctrina, en materia de evaluación de marcas “los examinadores no deben considerar que las marcas son genéricas si el solicitante puede probar que la marca indica solamente la ‘marca’ preferida de un tipo particular de producto o servicio, a saber, todavía los consumidores de la marca reconocen en ella un origen específico de productos y servicios. Ello permitirá la conservación de marcas notorias que se encuentran en peligro de convertirse en genéricas. Si bien una marca solicitada puede ser notoria a través del uso extensivo hecho de la misma, se deben considerar los esfuerzos del solicitante en este sentido durante la evaluación”. (Internacional Trademark Association-INTA-: Manual Guidelines  Examination Trademarks. p.19).

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, es preciso tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada … es una marca que protege un producto de un precio relativamente elevado en el mercado, …, de manera que no es un producto común, sino más bien un producto exclusivo, cuyo posible consumidor, que es lo que se considera el sector pertinente y relevante, conoce con claridad el origen empresarial al momento de adquirir uno de estos productos, en tal virtud es criterio de esta Oficina que la marca solicitada cumple que los requisitos legales para poder ser registrada como marca. (…)

 

2.3 Prueba de la notoriedad

Fluimicil vs. Flumazil14

(…) CONSIDERANDO: Que en casos como el actual, cabe hacer la salvedad de que la notoriedad de una marca no requiere de prueba siempre que no exista una duda razonable con respecto a este hecho; así pues, en el caso de una marca que más que notoria sea famosa (conocida por todo el público en sentido general, sin importar si consume o comercializa esa marca o tiene algún motivo particular para conocerla), no sería necesario probar esta notoriedad, ya que nadie tiene la menor duda de ello y en virtud del principio de la economía procesal, no hay por qué probar hechos que son obvios; distinto ocurre cuando se trata de una marca que se supone que es ‘notoria’ en el sentido estricto de esta figura marcaria, ya que por ser del conocimiento de un sector específico del mercado, resulta ser desconocida para el universo de consumidores y no siempre todos los que alegan tal condición, realmente la poseen;  de ahí la importancia de depositar las pruebas suficientes que acrediten la notoriedad alegada.

CONSIDERANDO: Que en el caso que estamos evaluando, al ponderar las pruebas aportadas por la recurrente con miras a demostrar su condición de marca notoria, estimamos que si bien no carecen de valor probatorio, lo cierto es que por sí solas, resultan ser insuficientes para demostrar que se trata de una marca notoriamente conocida en la República Dominicana, esto así dado que la notoriedad debe probarse en el país en donde se alega. (…)