María J. Félix Troncoso
Una serie de marcas han generado un Derecho nuevo, dentro del mismo Derecho Marcario, por su participación en un mercado regional y a veces hasta mundial. La conciencia de las autoridades sobre la importancia de proteger estas “super-marcas”, las razones que han llevado a esa “super protección” y el alcance variable de estos derechos, generan cada vez más interés y atención entre los profesionales del Derecho.
No se trata en sentido estricto de una excepción al principio de la territorialidad1 de las leyes, puesto que no hay traslado de la aplicación del estatuto legal de una jurisdicción a otra, sino mas bien un nuevo régimen de protección de aplicación universal, opcional, pero voluntaria, creado por la necesidad de garantizar el mercado de ciertas marcas que se han diseminado de una forma desproporcionadamente veloz, antes de que sus titulares hayan tenido la oportunidad o hayan visto la necesidad de registrarlas en todas las jurisdicciones, o que aun estando registradas en todas las jurisdicciones, rompen la barrera de la regla de la especialidad de la marca2 y su uso respecto de productos o servicios ajenos a aquellos que la marca distingue, presuponiendo el ilícito de la dilución.
El primer escenario de una protección virtual, aun en ausencia de registro, de ciertas marcas, encontró su nicho en el ordenamiento jurídico internacional en el Artículo 6bis de la Convención para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, mejor conocida como la “Convención de París”.
Tras su evolución en sucesivas revisiones, hoy en día este artículo dispone que "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.
La reivindicación de esta protección prescribirá a los cinco años a partir de la fecha del registro, a menos que se pruebe la mala fe del titular al obtenerlo.
Así, se consagra la protección de la llamada marca notoria, sobre la cual el autor Jorge Otamendi precisa lo siguiente: “En mi opinión, para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra”3.
El propósito de esta protección ampliada parece orientado a establecer una efectiva barrera para el registro de signos arribistas que no vienen más que a pretender llamar la atención de los consumidores relacionándose con la marca notoria. Es una especie de derecho de exclusión de aquellas marcas que transgreden de una forma u otra, en mayor o menor grado, las marcas que están firmemente establecidas en el mercado.
En ese orden, las condiciones que establece el Artículo 6bis para que se rechace o anule una marca son : a). Que exista reproducción, imitación o traducción de una marca; b). Que esa reproducción, imitación o traducción sea capaz de causar confusión respecto a esa marca; c). Que esa marca sea notoriamente conocida como de un tercero de un Estado miembro; d). Que esa notoriedad sea reconocida por la autoridad competente; y e). Que la nueva marca se aplique a productos idénticos o similares a aquellos para los que se usa la marca alegadamente notoria.
Ahora bien, la transición de los mercados nacionales hacia un mercado globalizado ha reinventado la protección dada a la marca notoria y la ha ampliado considerablemente, lo cual no necesariamente ha sido dimensionado en su justa extensión en la praxis.
En efecto, los incisos 2 y 3 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por el Congreso Nacional mediante Resolución No.2-95 del 20 de enero de 1995, amplía deliberadamente las circunstancias bajo las que la marca notoria ejerce su imperio respecto a nuevas marcas, a saber:
2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatismutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatismutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
De este modo, además de las condiciones de aplicación antes enumeradas resultantes del contenido del Artículo 6 bis de la Convención de París, el ADPIC viene a añadir las siguientes circunstancias, que pueden ser reivindicadas por los dependientes de los Estados miembro para reforzar la protección de la marca notoria: a). Que esa marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente del público como la marca de un tercero de un país miembro, lo cual presupone un estándar más bajo que aquel en el que la marca notoria debe ser conocida por el público; b). Que la nueva marca se aplique a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se usa la marca alegadamente notoria o aún cuando no sean productos o servicios similares, si entre los productos o servicios para los que se usa y los que identifica la marca notoria puede haber una conexión (ya no necesariamente confusión), no requiriéndose que exista posibilidad de confusión o siquiera de conexión.
En torno a la marca notoria, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), en septiembre de 1999, emitió la “Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”. Esta recomendación establece importantes nociones y parámetros para a protección de estas marcas especiales, las cuales tratamos sumariamente a continuación.
Inicialmente, la Recomendación indica que a la hora de reconocer la notoriedad de una marca, la autoridad competente deberá tomar en cuenta lo siguiente: 1.b.1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 1.b.2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 1.b.3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 1.b.4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 1.b.5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca
Sin embargo, aclara que estos parámetros son “pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida” y no será indispensable tomarlos en cuenta para la determinación de notoriedad.
Sobre el sector pertinente del público, la Recomendación aclara que abarcará, pero no estará limitado a: 2.a.i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; 2.a.ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; 2.a.iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.
Bastará con que uno de los sectores reconozca la marca como notoriamente conocida, para que el Estado la reconozca como notoria (2.b); bastará que al menos un sector encuentre que la marca es conocida para que el Estado la reconozca como notoriamente conocida (2.c); el Estado es libre de determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si aplica el apartado c). (que la marca sea conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro) (2.d).
Ningún Estado podrá exigir: 3.a.i) que la marca haya sido usada, solicitada o registrada en el Estado miembro; 3.a.ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya sido solicitada o registrada en cualquier jurisdicción; ni 3.a.iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.
Sin embargo, un Estado miembro sí podrá exigir que si va a determinar la notoriedad de una marca que no ha sido reconocida como notoria o si va a determinar la notoriedad de una marca que solo es conocida por uno de los sectores pertinentes, que la marca haya sido declarada notoria en al menos una jurisdicción (3.b).
A resaltar está que consta de manera expresa que la presencia o ausencia de mala fe es un factor de consideración facultativa. Es decir, que el conflicto existirá aún en ausencia de mala fe. Más aún, si la mala fe se encuentra presente, establece que será tomado en consideración como indicio de la misma, si la persona que haya registrado o usado la marca en conflicto con una marca notoriamente conocida, conocía dicha marca o si debe presumirse que la conocía al momento de usarla, solicitarla o registrarla.
De una manera explícita, la Recomendación establece factores que, de estar presentes, determinarán el conflicto aun en aquellos casos en los que la marca nueva se use, haya sido solicitada o haya sido registrada respecto a productos y servicios distintos de aquellos para los que se usa la marca notoria, a saber, 4.1.b.isii si el uso de la marca nueva puede ser vinculado o puede perjudicar los intereses del titular de la marca notoria; 4.1.b.ii si el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida puede ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca o 4.1.b.iii) si la utilización de esa marca se aprovecha de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. En estos dos últimos casos, el Estado podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general (4.1.c), lo que la lleva al estatus de “marca renombrada”, con las particularidades que veremos mas adelante.
En cuanto a la prescripción de la acción en nulidad de una marca en conflicto con una marca notoria, se ha sugerido el término de cinco años a partir de la fecha en la cual el registro haya sido hecho público por la Oficina, a menos que se determine que hubo mala fe al obtenerlo.
En este aspecto, la recomendación no armoniza con nuestra legislación que no dispone la obligatoriedad de publicar los registros otorgados lo cual, de hecho no sucede. Más aún, la ley es clara al fijar el como punto de partida de esta prescripción, la fecha de otorgamiento del registro.
De igual relevancia son las notas finales de la Recomendación que establecen una serie de mecanismos de prueba que pueden ser alegados cuando se quiere obtener el reconocimiento de una marca como notoria, a saber: - que las encuestas y sondeos pueden servir como medio de prueba de la notoriedad; - que no puede exigirse el uso en el territorio para que la marca sea declarada notoriamente conocida, pero - que el uso en territorios vecinos, que comparten el mismo idioma, que comparten medios de comunicación o que mantienen estrechos vínculos comerciales, será pertinente a la determinación de notoriedad; - que el uso o publicidad por Internet constituirá un uso valido para la aplicación de la Recomendación; - que la cantidad de registros obtenidos para la marca a nivel mundial son pertinentes a la determinación de notoriedad y que estos no tienen que estar a nombre de la misma persona física o moral; – que a pesar de que la protección de la marca notoria es territorial, la protección dada en un territorio es pertinente a la determinación de la protección en otro territorio, incluyendo el reconocimiento de la notoriedad como fundamento para que se acoja una oposición.
Más aún, introduce la noción de que ese conocimiento haya llegado al sector pertinente meramente mediante la promoción.
Sobre el perjuicio a la marca notoria cuando no se trata de productos o servicios iguales o similares, especifica que la inferior calidad o carácter inmoral u obsceno de ciertos productos o servicios son capaces de diluir la marca notoria, y aclara que si es determinada la “ventaja desleal” devengada por marca proveniente de una marca notoria, la autoridad podrá reconocer el conflicto, independiente de si hay posibilidad de error o de si hay disminución del valor comercial de la marca.
Ahora bien, ha sido reconocido que cuando la marca es notoriamente conocida por el público en general, pasa al estatus de marca renombrada.
El carácter de marca renombrada ha sido reivindicado de manera específica, no solo por la jurisprudencia internacional, sino mediante reglas de aplicación general, tales como la contenida en el Artículo 4, inciso 4, letra a). de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas del 21 de diciembre de 1988, la cual establece la prohibición de registro de imitaciones o reproducciones de marcas para cualesquiera productos, “cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;”
Este escenario se enmarca dentro de la Teoría de la Dilución, de origen alemán pero hoy adoptada por gran parte del los países. Para entender este novedoso concepto, vamos a volver a referirnos a la obra del autor Jorge Otamendi: "la dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso e productos no competitivos. Cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor es su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado."4
Otra explicación quizás más sencilla, que encontramos en la misma obra, es la que dice que "cuando más se emplea una marca en sectores diversos, menos le presta atención el público."5
Por su parte, Carlos Fernández Novoa explica que el titular de una marca renombrada "puede impedir no sólo el uso de una marca que genere un riesgo de confusión, sino también el empleo de una marca que genere un riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca renombrada."6
La ley española 17/2001 de marcas del 7 de diciembre de 2001 en su Artículo 8, defiende las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados de idénticos o semejantes aunque se trate productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, si se puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de dichos signos anteriores.
Los factores que se tomaran en cuenta para determinar la notoriedad serán el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso y el prestigio alcanzado en el mercado y/o el conocimiento generalizado por el sector pertinente del público. Cuando la marca sea conocida por el público en general, se considerará que es renombrada y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
En México, el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial ofrece la definición oficial de las marcas notorias, al indicar que deben considerarse como tales, ”cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
Por nuestra parte, la República Dominicana en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial define las marcas notorias de la manera siguiente: “Signo distintivo notoriamente conocido: un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido (Artículo 70, inciso j).”
Esta definición adopta el requisito menos gravoso (que la marca sea conocida solo por el sector pertinente), pero necesariamente se aleja de la marca renombrada, que no debe entenderse como abarcada en esa definición, ya que esta debe ser de conocimiento general.
El manejo de los conflictos con marcas notorias queda regulado por el inciso d). del Artículo 74 de nuestra ley. Según este no podrá registrarse un signo en caso de que “d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;”
Como vemos, paradójicamente, nuestra legislación rompe la regla de la especialidad de la marca, lo cual es usualmente reservado para marcas renombradas, pero sólo exige un conocimiento en el sector pertinente, no en el publico en general, más característico de la marca notoria.
Las decisiones, tanto de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio cuando estaba a cargo de los asuntos de Propiedad Industrial, como de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial en la actualidad, han sido bastante firmes y coherentes. sobretodo en lo que se refiere a marcas renombradas, como COCA-COLA, McDONALD’S, CHANEL, JURASSIC PARK y FRITO LAY. Sin embargo, hay casos en los que los precedentes administrativos han sido un tanto tímidos cuando se trata de marcas notorias, más alejadas del conocimiento general y sobretodo, cuando se trata imitaciones o reproducciones en productos no relacionados.
